Proprietà intellettuale, gli studi legali più attivi

Il ranking di Le Fonti Legal sul settore Ip vede in testa Bird & Bird e Hogan Lovells, che assistono, rispettivamente, clienti come Kraft Heinz e Starbucks. E, in generale, sul mercato il business si allarga al settore finanziario e bancario grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie.

La proprietà intellettuale si allarga al settore finanziario e bancario. Se fino a oggi, infatti, la protezione di marchi e brevetti interessava essenzialmente life science, pharma ed elettronica, l’evoluzione tecnologica ha allargato le necessità di tutela a nuovi ambiti che si trovano ad affrontare la questione dei brevetti.
Basti pensare ai bitcoin, alla blockchain, agli smart contract, che sono software da proteggere con il diritto di autore. È questa una delle principali evoluzioni che sta affrontando il settore Ip secondo l’indagine realizzata da Le Fonti Legal, che ha stilato il ranking degli studi legali che in questi mesi hanno lavorato di più nel comparto.

In testa troviamo Bird & Bird e Hogan Lovells, law firm di riferimento dell’Ip, con clienti come Consorzio del Prosecco, Kraft Heinz, Actavis, Hoepli (Bird & Bird), Starbucks, oltre a diverse società multinazionali del settore farmaceutico per contenziosi brevettuali, tutela del marchio, aspetti di regulatory, società nel settore moda, design, luxury, food and beverage nella tutela e gestione del marchio a livello mondiale (Hogan Lovells). Tra i primi studi, in ambito Ip, anche Nctm, che negli ultimi mesi ha chiuso due importanti operazioni: il team di proprietà intellettuale, coordinato da Paolo Lazzarino, ha ottenuto una duplice vittoria in Italia e San Marino, contro una rete di società straniere dedite alla contraffazione del marchio newyorkese di streetwear Supreme. Il Tribunale di Milano ha confermato in primo e secondo grado cautelare i provvedimenti di inibitoria e sequestro. A San Marino è stato ottenuto un provvedimento cautelare di descrizione e sequestro. I due giudizi hanno portato complessivamente al sequestro di circa 120 mila prodotti. Nctm, inoltre, ha difeso con successo i diritti al nome e marchio della cantante Shakira. La Commissione dei ricorsi presso il ministero dello sviluppo Economico ha accolto il ricorso presentato da Shakira Isabel Mebarak, rifiutando la registrazione da parte di un terzo di un marchio per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, confondibile con il marchio Shakira, registrato precedentemente dalla cantante.

Bird & Bird Lo studio legale, negli ultimi mesi, ha assistito la società Incipit, titolare del marchio Uptobe, davanti alla Corte d’appello di Firenze, che ha confermato la nullità dei marchi Uptobe eUp2be di titolarità della concorrente Conte of Florence distribution, anche in quanto depositati in malafede, ribadendo il principio secondo cui la registrazione di un segno identico ad un marchio di fatto già utilizzato, anche se non ancora registrato, da un concorrente e al solo fine di ostacolare le attività commerciali di quest’ultimo, è nulla per deposito in mala fede. Secondo Massimiliano Mostardini, partner, «la proprietà intellettuale si sta evolvendo sotto due profili: uno legislativo e uno di settore. La novità, a mio avviso, che ha caratterizzato questi ultimi anni è che la proprietà intellettuale, che si è sempre occupata principalmente di life science, pharma ed elettronica, sta sempre più influenzando settori che prima di Ip non si occupavano affatto: mi riferisco al settore finanziario, a quello bancario o, per esempio, al noleggio di auto, che con l’evoluzione digitale, sono ora costretti ad affrontare il problema dei brevetti». «Quando parliamo di bitcoin, blockchain, smart contract si ha l’impressione che siano contratti, invece non lo sono», specifica Mostardini, “è un software che muove certe informazioni e le decentralizza senza un’autorità che le controlla. Ecco, tutta questa parte di software è oggetto di protezione. E come si tutela? Con il copyright, ovvero il diritto d’autore, con una tutela prolungata che non necessita neanche di essere registrata». In Italia, secondo Mostardini, il numero di brevetti «percentualmente sta crescendo, anche grazie ai cinesi. Questo perché la giustizia italiana in materia di brevetti non è lenta come molti pensano, ma funziona bene», sottolinea il partner di Bird & Bird, «ci sono giudici specializzati, efficienti, sistemi procedurali molto veloci. Numerosi stranieri scelgono quindi l’Italia come una delle più importanti giurisdizioni per avviare contenziosi». L’istituto del tribunale unificato dei brevetti, invece, secondo Mostardini potrebbe avere la problematica di essere troppo caro, «perché coinvolge vari giudici, avvocati, diverse giurisdizioni. Quindi temo che per le pmi italiane non sia la soluzione più efficiente in termini di costi legali». Riguardo il patent box, secondo il partner di Bird & Bird l’idea «è molto positiva e devo dire che tante società hanno fatto richiesta di questo tipo di agevolazione fiscale. Deve essere fatta però con attenzione: prima era estesa anche ai marchi mentre adesso solo ai brevetti, perché vuole tutelare soprattutto le tecnologie e il know how. In merito a quest’ultimo, è stato di recente oggetto di un nuovo regolamento comunitario per aumentare la sua protezione, nonostante in Italia fosse già abbastanza protetto».

Hogan Lovells Lo studio legale attualmente ha oltre cento pratiche aperte in ambito brevetti, marchi, diritto d’autore, concorrenza sleale, pubblicità, diffamazione dal punto di vista giudiziale. In particolare, per quanto riguarda i brevetti, lo studio sta prestando assistenza nei settori life sciences e meccanico/industriale. «Lo studio si occupa di tutti i settori della proprietà intellettuale tranne il deposito dei brevetti», spiega il partner Luigi Mansani, «per questa attività ci rivolgiamo a studi di consulenza brevettuale. Siamo molto attivi nel settore farmaceutico avendo seguito le cause brevettuali più importanti degli ultimi anni, assistendo alcune delle maggiori società. Ci occupiamo anche di marchi, copyright e design e, tra le diverse attività, seguiamo il portafoglio marchi mondiale di numerose società del lusso, moda, food e automotive. Assistiamo inoltre Gucci e Bottega Veneta con un’attenzione particolare all’utilizzo dei segni nei social e alla comunicazione». «Per quanto riguarda le principali problematiche che ci capita di incontrare nell’ambito farmaceutico ci sono brevetti relativi alla singola molecola su cui si basa il farmaco principale», continua Mansani, «durante i clinical trial a volte vengono scoperte proprietà aggiuntive, diverse da quelle rivendicate inizialmente. Alla scadenza del brevetto della molecola è possibile realizzare farmaci generici ma la società produttrice del farmaco può far valere gli ulteriori brevetti relativi alle proprietà aggiuntive. Nel settore marchi abbiamo lavorato parecchio per Starbucks, contrastando in modo efficace l’invasione di marchi simili. L’anno scorso abbiamo risolto una sessantina di controversie in via stragiudiziale trovando soluzioni ragionevoli. Un atteggiamento che cerchiamo di seguire in generale e che è molto apprezzato dai nostri clienti». «Il design», sottolinea ancora Mansani, «è un settore in cui spesso è difficile avere una visione chiara di ciò che si può o non si può fare. Non è sempre facile, infatti, ottenere una protezione efficace. È necessaria una precisa registrazione delle caratteristiche specifiche, una copertura che riguarda i singoli paesi e un lavoro di prevenzione molto attento. Ecco perché la gestione del portafoglio richiede una visione strategica del business dei clienti». «Le imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica hanno sempre più bisogno di tutela della proprietà intellettuale, soprattutto quelle più organizzate e attive in ambito internazionale», aggiunge il partner di Hogan Lovells, «Un prodotto di qualità elevata con caratteristiche Made in Italy è infatti è spesso richiesto anche all’estero. Ed è grazie alla capillarità dei nostri uffici a livello globale che siamo in grado di assistere queste aziende direttamente dall’Italia. Dal punto di vista regolatorio, le direttive comunitarie in materia di proprietà intellettuale sono simili nei vari paesi, cambia però il modo in cui queste norme vengono applicate, a seconda dei singoli sistemi giudiziari, del funzionamento dell’amministrazione e così via. È essenziale tener conto di tutte queste variabili per delineare la migliore strategia di difesa e la nostra conoscenza delle diverse giurisdizioni ci permette una visione più ampia e approfondita dei singoli casi».

Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti Un altro studio notoriamente attivo nella proprietà intellettuale è Franzosi Dal Negro Setti. Secondo Mario Franzosi, socio fondatore, il trend delle cause brevettuali è in crescita. A livello internazionale, secondo Franzosi, «la Gran Bretagna ha lavorato molto e bene in questo settore, ma con la Brexit prevedo che le cause inglesi saranno meno pesanti. In Germania, invece, esiste una separazione tra la causa di validità e quella di contraffazione, con il giudice della causa di contraffazione che normalmente non sospende il brevetto. Generalmente, questa tipologia di contenziosi dura meno di un anno, mentre le cause sulla validità anche un paio d’anni. In generale, le sentenze più favorevoli al titolare del brevetto sono quelle tedesche, mentre le più difficili sono quelle inglesi». Riguardo il patent box, secondo Franzosi, oggi «è ancora poco conosciuto. È un istituto problematico perché premia le invenzioni, ma non è chiaro il metodo con cui possono essere individuate».

Trevisan & Cuonzo Secondo Gabriel Cuonzo, partner dello studio, il settore della proprietà intellettuale in Italia «è in espansione dopo una fase che ha risentito della recessione. Lo studio ha registrato una forte crescita di fatturato nel 2017 (+27%). I settori principali sono il farmaceutico, l’elettronica, l’automotive, il lusso e l’agroalimentare». Per quanto riguarda i maggiori reati contro la proprietà intellettuale, a parere di Cuonzo «la pirateria di prodotto, cioè la copia integrale di prodotti “branded” è un fenomeno che si è accentuato con l’economia digitale e colpisce anche settori molto delicati come l’industria farmaceutica o delle componentistica, oltre al settore audiovisivo e del lusso. La tutela contro queste contraffazioni (che a volte mettono in pericolo la vita dei consumatori) richiede un coordinamento su scala globale poiché si tratta di una industria del falso con basi prevalentemente in oriente e una logistica molto efficiente e strutturata al di fuori dell’Italia (ad esempio vi sono basi importanti negli Emirati Arabi). L’Italia ha complessivamente un buon sistema di protezione con una discreta efficienza soprattutto nel nord. Vi sono grosse lacune in alcune aree del Sud. Le aziende italiane devono investire ancora di più in proprietà intellettuale provvedendo alla registrazione dei propri marchi e brevetti nelle aree geografiche rilevanti». Riguardo le problematiche legate alla regolamentazione delle diverse giurisdizioni in materia di protezione dei brevetti Cuonzo sottolinea che «vi è un buon sistema di protezione in quasi tutti i paesi dell’Ue, ma anche differenze rilevanti nella giurisdizione.

Il progetto del Tribunale Unificato dei Brevetti (Upc) sta procedendo e potrebbe decollare tra breve se la Corte Costituzionale tedesca darà il via libera. Tuttavia resta il nodo Brexit che rappresenta un grosso ostacolo sul cammino dell’Upc. L’Upc, oltre agli indubbi aspetti positivi,  porrà problemi anche rilevanti alla piccola e media industria italiana che sarà costretta a difendersi davanti a giudici di altre nazionalità con cultura e mentalità differenti. Non sembra che di questo aspetto (anche di maggior esposizione finanziaria) vi sia una sufficiente comprensione da parte di molti imprenditori italiani che dovrebbero prepararsi alla nuova sfida». Le maggiori criticità che emergono in sede di contenzioso, conclude Cuonzo, sono dovute in particolare ai tempi troppo lunghi delle cause in Italia, «incompatibili con le esigenze della nostra economia. Occorre uno sforzo per creare pochi veri tribunali commerciali con maggiore qualità e velocità delle decisioni. Le altre nazioni europee nostre concorrenti hanno sistemi molto più efficienti e “business friendly” del nostro».

Herbert Smith Freehills Lo studio legale internazionale è sbarcato in Italia da gennaio per ritagliarsi un ruolo di rilievo nel campo dell’assistenza legale in materia di proprietà intellettuale. Secondo la managing partner, Laura Orlando, «gli studi internazionali hanno uno spazio enorme perché i contenziosi sono sempre più complessi, in particolare per quanto riguarda i brevetti del settore farmaceutico. La complessità tecnica e le complessità antitrust fanno sì che le boutique non siano considerate da parte di multinazionali che hanno contenziosi aperti magari in 15 paesi. È necessario avere un hub a Londra con un team dedicati a ogni paese e meeting periodici per coordinare il lavoro». «Ogni 20 anni», continua Orlando, «scadono i diritti sui farmaci e con due o tre anni di anticipo e ci si deve preparare all’avvento dei farmaci generici. I genericisti sono tanti, in Italia circa sette-otto contro l’originator che cerca di ritardare il processo.

Quando scade il brevetto del principio attivo, infatti, si apre un mondo di brevetti successivi o di certificati che hanno l’obiettivo di allungare la vita del brevetto. I contenziosi, quindi, si formano sia sulla validità dei brevetti per l’allungamento sia sull’accertamento di eventuali violazioni, come la partecipazione o meno a gare ospedaliere. In una fase successiva si preparano gli atti e quando inizia il contenzioso la difficoltà è nella gestione delle diverse cause che non sono riunite. Per cinque udienze ci vogliono cinque memorie diverse, con in più l’intervento degli amministrativisti per contestare le gare».

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